Så hanterar du immateriella rättigheter i franchise

Franchiseavtalet är navet för immaterialrätten

I betänkandet 1983/84:NU3 konstaterade Näringsutskottet att franchising inte var reglerat i svensk lag och att det inte fanns någon legal definition av begreppet. I betänkandet angavs att den definition som då dominerade i Sverige hade tagits fram av Svenska franchiseföreningen: franchisegivaren äger eller förfogar över ett känt namn, inarbetade kännetecken, en specifik tillverkningsmetod eller ett särskilt säljsystem och besitter särskilt kunnande (know-how). Franchisetagaren är en egen företagare som mot avgift har förvärvat rätten att arbeta under franchisegivarens namn och kännetecken och att exploatera dennes metoder. Relationerna regleras i ett detaljerat kontrakt som klart definierar bådas rättigheter och skyldigheter.

Det gör att nästan varje immaterialrättslig fråga i en franchise blir en avtalsfråga: vad franchisetagaren får använda, var och hur, under hur lång tid och vad som händer med rättigheterna när avtalet upphör. Artikeln riktar sig till båda parter. Franchisegivaren behöver veta vad som ska registreras, licensieras och bevakas; franchisetagaren behöver veta vad den betalar för och vad den inte får göra med manualer, bilder, programvara och kännetecken.

Inventera franchisens immateriella tillgångar

PRV delar in immaterialrätten i fyra kategorier: upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. PRV är ansvarig myndighet för immaterialrätt i Sverige, och för alla rättigheter utom upphovsrätten krävs ansökan och registrering. Rättigheterna ger innehavaren en tidsbegränsad ensamrätt, till exempel att framställa kopior, utnyttja en uppfinning kommersiellt eller använda ett varumärke eller en design. PRV rekommenderar att ett företag har en immaterialrättsstrategi för sina tillgångar och erbjuder testet "Testa ditt företag" för att hitta dem.

Översatt till en franchise ser kartan typiskt ut så här. Varumärkesrätten täcker kedjenamnet, logotypen och andra kännetecken som kunderna känner igen. Upphovsrätten täcker manualer, utbildningsmaterial, foton, film och källkoden till datorprogram. Patenträtten kan bli aktuell om systemet innehåller en ny teknisk lösning, till exempel utrustning eller en process. Mönsterrätten gäller produkters och förpackningars utseende och form. Know-how, det vill säga franchisens särskilda kunnande, skyddas inte genom registrering utan genom att det hålls hemligt och regleras i avtal. Inventeringen bör resultera i en förteckning per rättighet: vad den består av, vem som äger den, var den är registrerad eller skapad och när den löper ut.

Skillnader mellan immateriella rättigheter i Sverige

Rättsliga skydd – sammanfattning i Sverige

• Mönsterrätt — Max 25 år

Varumärket: från logotyp till ensamrätt

Enligt 4 § varumärkeslagen (2010:1877) kan ett varumärke bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i PRV:s varumärkesregister. Lagen räknar särskilt upp ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud samt formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Ett kännetecken har särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster i en näringsverksamhet från dem i en annan; rena beskrivningar av art, kvalitet, kvantitet, geografiskt ursprung och liknande egenskaper duger inte (5 §). Även en slogan kan registreras som varumärke om den uppfyller kraven, enligt PRV.

En registrering ger ensamrätt att använda varumärket för de varor och tjänster du valt, och ingen annan får då använda det för samma eller liknande varor eller tjänster. I ansökan måste du därför ange i vilka varumärkesklasser logotypen eller kännetecknet ska skyddas, och på vilka marknader. Ansökan görs till PRV för Sverige, till EUIPO för ett EU-varumärke och till WIPO för en internationell registrering. Ett varumärkesskydd gäller i tio år och kan därefter förlängas med tio år i taget, hur länge som helst.

Tre begrepp blandas lätt ihop. Ett varumärke är ett kännetecken som du ansöker om hos PRV och använder för att marknadsföra och sälja varor eller tjänster. Ett företagsnamn är namnet på ett registrerat företag och registreras av Bolagsverket. Ett domännamn är en adress på internet, till exempel prv.se. Att ha ett av dessa ger inte automatiskt de andra: ett registrerat företagsnamn med samma eller liknande namn som ditt kan hindra användning av ett varumärke, framför allt om företagen verkar inom samma eller liknande verksamhet. Kontrollera därför alltid om namnet redan finns registrerat som varumärke genom en sökning i Svensk Varumärkesdatabas, och gör motsvarande kontroll mot företagsnamn och domännamn. En oskyddad logotyp kan fritt användas av konkurrenter, vilket kan leda till minskat förtroende från kunder och lägre försäljning.

Upphovsrätt i det dagliga franchisearbetet

Upphovsrätten uppstår automatiskt, utan ansökan eller registrering. Enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729) har den som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk upphovsrätt till verket, och lagen räknar upp bland annat skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, datorprogram, filmverk, fotografiska verk, alster av brukskonst och verk som kommit till uttryck på annat sätt. Även förberedande designmaterial för datorprogram omfattas. Enligt PRV gäller upphovsrätten i 70 år efter upphovsmannens död, vilket är väsentligt längre än varumärkes-, patent- och designskydden.

Innehållet i rätten framgår av 2 §: upphovsmannen har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning. Exemplarframställning omfattar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning, oavsett form och metod och även om den bara sker delvis. Tillgängliggörande sker bland annat när verket överförs till allmänheten, inklusive när enskilda kan nå verket från en plats och vid en tidpunkt de själva väljer, när verket framförs offentligt och när exemplar av verket visas.

För en franchise betyder det att kedjans manualer, utbildningsmaterial, bilder, film och programvara normalt är upphovsrättsligt skyddade verk. Avtalet måste därför svara på konkreta frågor: får franchisetagaren kopiera manualen för internt bruk, får den ändra eller översätta materialet, får den lägga bilder och text i egen marknadsföring, får den använda materialet i sociala medier, och vad händer med allt detta när avtalet upphör? Upphovsrätten kan övergå genom avtal; lagen har ett eget kapitel om upphovsrättens övergång (3 kap.). Bestäm därför skriftligt om franchisetagaren ska få en nyttjanderätt (licens) eller om rättigheten ska överlåtas, och vem som äger material som franchisetagaren själv tar fram med stöd av kedjans koncept.

Patent och design när systemet har teknik eller form

Ett patent är enligt PRV ett skydd för en ny teknisk lösning på ett problem. Det kan bli relevant om franchisen bygger på egen utrustning, en teknisk process eller ett system som ger en konkret fördel gentemot konkurrenterna. Två tidpunkter styr planeringen: en patentansökan offentliggörs efter 18 månader, och ett patent gäller i maximalt 20 år. Offentliggörandet innebär att lösningen blir känd för alla, även om patentet senare inte beviljas eller upphör. I en franchise behöver parterna därför tidigt avgöra vad som ska patenteras och vad som hellre hålls som know-how inom avtalet, eftersom know-how inte offentliggörs på samma sätt.

Designskydd, eller mönsterskydd, skyddar utseendet och formen på en produkt, men inte själva funktionen eller den bakomliggande idén. Skyddet gäller i maximalt 25 år. Det passar för produkter och förpackningar där formen är en del av kundupplevelsen, men det kan alltså inte användas för att hindra en konkurrent från att lösa samma problem på annat sätt. PRV uppmanar företag som överväger varumärke att också kontrollera om de behöver patent och designskydd, eftersom rättigheterna täcker olika saker och kompletterar varandra.

Licensiera rättigheterna utan att tappa kontrollen

Varumärkeslagen innehåller regler om överlåtelse och licens i 6 kap., men avtalet avgör vad som faktiskt gäller mellan parterna. Utgångspunkten är att skilja på överlåtelse, där äganderätten flyttas, och licens eller upplåtelse, där franchisegivaren behåller rättigheten och franchisetagaren får en nyttjanderätt på bestämda villkor. I en franchise är licensen normalt det som ska beskrivas i detalj.

Punkter som behöver regleras skriftligt: vilka rättigheter licensen omfattar (varumärke, logotyp, manualer, programvara, domännamn), för vilka varor och tjänster och i vilka klasser, inom vilken marknad eller geografiskt område, under vilken tidsperiod och med vilken rätt till förlängning. Vidare kvalitetskrav och hur franchisegivaren får kontrollera att kännetecknet används på rätt sätt, om franchisetagaren får vidarelicensiera eller överlåta sin rätt, hur kännetecknet får användas i franchisetagarens egen marknadsföring och på skyltar, samt vad som händer vid avtalets upphörande: rätten att använda varumärket upphör, skyltning och profilmaterial tas ned, domännamn och konton överlämnas eller avvecklas, och manualer och programvara återlämnas eller raderas. Utan en sådan exitklausul riskerar franchisegivaren att kännetecknet fortsätter användas av en före detta franchisetagare.

Sök, registrera och förnya i rätt tid

Arbeta i den här ordningen. Börja med att kontrollera att kännetecknet är ledigt: sök i Svensk Varumärkesdatabas och kontrollera samtidigt mot registrerade företagsnamn och mot domännamn, eftersom ett befintligt företagsnamn med samma eller liknande namn kan bli ett hinder, särskilt inom samma eller liknande verksamhet. Bestäm därefter i vilka varumärkesklasser skyddet behövs och på vilka marknader franchisen är verksam eller planeras vara verksam, och fyll i ansökan till PRV, EUIPO eller WIPO. Registreringen ger ensamrätt för de varor och tjänster du angett, så en alltför snäv klasslista ger svagare skydd än verksamheten kräver.

Håll sedan ordning på rättigheterna efter registreringen: registreringsbevis och beslutsdatum, vilka klasser och marknader som täcks, vem som står som innehavare, och när förnyelser ska betalas. Varumärket förnyas med tioårsintervaller, medan patent och design har andra löptider (20 respektive 25 år). För patent gäller dessutom att ansökan offentliggörs efter 18 månader, så innehållet bör vara genomtänkt innan ansökan lämnas in.

En praktisk detalj från PRV: ansökningshandlingar ska som regel vara undertecknade, och PRV uppmuntrar till att använda e-tjänsterna. Det är särskilt viktigt i ärenden där sekretess önskas, eftersom PRV inte kan garantera sekretess för handlingar som skickas med e-post.

Livscykel för varumärkesregistrering och förnyelse

Steg-för-steg: Registrering av varumärke i Sverige

Övervaka användningen och agera vid intrång

Registrerade rättigheter ger möjlighet att vidta rättsliga åtgärder mot att någon använder kännetecknet utan tillstånd. I varumärkeslagen finns bestämmelser om straffansvar, vitesförbud och skadestånd i 8 kap. och om informationsföreläggande och intrångsundersökning i 9 kap. Det är verktyg som förutsätter att registreringen finns och att någon upptäcker intrånget i tid.

Franchisegivaren bör därför ha rutiner för att bevaka marknaden: egna och franchisetagarnas kanaler, webbplatser, marknadsplatser och varumärkesregister. Rutinerna behöver också beskriva vem som gör vad. Franchisetagaren bör veta hur påståenden om intrång hanteras internt och inte själv skicka krav eller ingå förlikning, eftersom rättigheten tillhör franchisegivaren. Avtalet bör fördela ansvaret: vem som upptäcker och dokumenterar intrång, vem som beslutar om åtgärder, vem som står för kostnaderna och hur eventuella intäkter eller skadestånd fördelas. Låter parterna bli att agera mot otillåten användning urholkas det kännetecken som hela franchisen bygger på, och konkurrenter kan åka snålskjuts på det goda rykte som kedjan har byggt upp.

Checklista för franchisegivare och franchisetagare

Inventera: lista alla immateriella tillgångar i rättighetskategorierna upphovsrätt, patent, varumärke och mönsterrätt, och notera för varje post vem som äger den, var den är registrerad och när den löper ut. Avtala skriftligt: reglera i franchiseavtalet vilka rättigheter franchisetagaren får använda, i vilka klasser och på vilka marknader, under hur lång tid, med vilka kvalitetskrav, om vidarelicensiering är tillåten och exakt vad som händer med rättigheterna, skyltning, domännamn, manualer och programvara vid avtalets upphörande. Registrera där ni verkar: sök i Svensk Varumärkesdatabas och kontrollera företagsnamn och domännamn innan ni lanserar, ansök om varumärke, design eller patent för de marknader och klasser som franchisen omfattar eller planeras omfatta, och dokumentera innehavet med registreringsbevis och avtal. Följ upp: diarieför förnyelser och betalningsdatum, övervaka marknaden och registren, och ha en intern ordning för hur intrångsmisstankar hanteras och av vem.

De vanligaste fallgropparna är att blanda ihop rättigheterna: att tro att ett registrerat företagsnamn eller ett domännamn ger samma skydd som ett registrerat varumärke, att tro att ett designskydd hindrar konkurrenter från att använda samma funktion eller idé, att låta en patentansökan offentliggöras utan att först ha bestämt vad som i stället borde hållits som know-how, att ansöka i för snäva klasser eller på för få marknader, att sakna skriftlig licens och exitklausul så att rättigheterna fortsätter användas efter avtalets slut, samt att inte bevaka förnyelser eller intrång och därmed tappa det skydd som faktiskt finns.